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        从Apple Watch发布谈商标抢注

        浏览次数: 日期:2014年9月17日 17:34

         

        对于企业来说,最好的办法自然是防患于未然,在产品上市之前,先行注册商标,商标的注册其实花费并不大;其次,可以考虑进行防御性注册,即在类似的商品或者服务类别上也进行商标注册;最后,委托商标代理机构或者专业律师进行日常的商标监测,如发现相同或近似商标的注册申请,及时采取上述措施,积极应对。

        近几天,美国苹果公司发布了期待已久的可穿戴设备Apple Watch。引人注目的是,苹果的智能手表这次不叫iWatch。 从iPod、iTouch、iPhone、iPad、 iTunes到iCloud,苹果公司众多的产品或者服务都以“i+产品或服务名称”来命名。但这次苹果公司打破了传统,没有用iWatch来命名,究其原因,有坊间传闻是苹果公司为了避免可能出现的商标法律风险,因为iWatch与著名的瑞士钟表集团斯沃琪公司注册的iSwatch商标太过近似,况且,仅在中国,抢先申请注册iWatch的也大有人在。

        加上最近影响较大的特斯拉商标案,一时间,关于商标抢注,重新成为话题。

        目前国际上对于商标权的取得,主要有两种不同的做法:使用优先原则和申请优先原则。在申请优先原则的国家,一般情况下,在先申请人通常会获得商标的注册。正因为如此,才有了商标的抢注行为。

        商标抢注,一般指的是将他人已经使用的未注册的商标进行申请注册的行为。近年来,商标抢注有了新的动向,即针对他人已经注册的商标,在核定的商品或者服务类别之外进行抢注,或者将他人的企业名称申请商标注册。

        根据我国现行《商标法》第三十一条的规定“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告”。这个规定清楚地表明,我国实行的是以使用在先原则为补充的申请在先原则。

        那么,企业的商标一旦被人抢注,该如何应对呢?

        仅从法律技术层面来讲,针对商标注册提出异议的理由有两类:一类是违反现行《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定的“绝对理由”,主要包括:不得作为商标使用的名称和标志(我国的国旗国歌等、外国及国际组织的名称等、县级以上行政区划的地名等)、产品的通用名称、描述性标志、功能性三维标志等;另一类则是违反第十三条第二款、第三款,第十五条,第十六条第一款,第三十条,第三十一条,第三十二条规定的“相对理由”。主要包括:未注册的驰名商标、代理人/代表人以及商业伙伴的抢注、误导公众的地理标志、在先使用并由一定影响的商标等。

        这个分类的意义在于,任何人可以以“绝对理由”提起商标注册异议,但能够根据“相对理由”提起异议的主体仅限于该商标注册申请侵犯了其已有权利的在先权利人或者利害关系人。

        企业一旦发现商标被人抢注,可以积极采取以下应对措施,最大限度地降低损失,运用得当的话,还有可能起死回生。

        一、对于在先申请,及时提出异议


        我们注意到,根据现行《商标法》第31条,只有在未注册商标的在先使用人与未使用人同日申请注册时,照顾使用在先的申请人,使之能获准注册。这个对在先使用的商标保护范围是极为有限的,它并不能限制他人进行申请注册,也不能从根本上违反在先申请原则。

        在先使用人一旦发现其商标被抢注,应该尽早向商标局提出异议。 《商标法》33条:对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的……可以向商标局提出异议”。一旦公告期满无异议的,商标局将直接予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。

        我们注意到,现行《商标法》第47条第2款规定“宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力”,因此,即使在商标无效程序期间,恶意商标抢注人仍然可以通过主张商标专用权来获取不正当利益。虽然第47第2款同时规定“因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”,但是此款规定在实践中的可操作性存疑。此前2002年公布的《商标法实施条例》第36条尽管也有这样的规定,但在实践中因商标注册人“恶意”给他人造成损失而给予赔偿的案例,还是极少的。

        如果异议不成功,在先使用人应该继续采取以下行动:

        二、对于已经注册的商标,依次向商标评审委员会(商评委)及法院提出争议


        《商标法》第45条“ 已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

        也就是说,基于商标无效提出的“相对理由”,除驰名商标外,必须在商标注册后五年内提出。

        《商标法》第32条“ 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,是常用的“相对理由”。

        比如著名的陆虎商标争议案,就是一个基于“在先使用的并有一定影响的”相对理由的成功案例。本案中,1999年11月10日,吉利公司拿到了经过艺术设计的中文“陸虎”商标,专用期至2021年3月6日,核定使用商品为“摩托车,陆地车辆发动机,小汽车,汽车车身,运货车”等。路华公司,作为Land Rover商标的所有者,于2004年4月26日向商评委提出撤销注册申请。基于的理由就是原《商标法》第32条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”本案历经商评委、北京一中院和北京高院多个法律程序,最后终审法院支持了异议人的观点,法院认为:现有证据能够证明在争议商标申请日以前,英文“LAND ROVER”在中国与中文“陆虎”商标指向了同一产品,且已被中国相关公众所熟悉,吉利公司作为汽车生产企业,理应知晓中文“陆虎”与“LAND ROVER”的对应关系以及业内知名度,但其仍然将中文“陆虎”申请注册在汽车等商品上,行为明显具有不正当性,不符合《商标法》中的规定。

        从本案我们可以归纳出,基于“在先使用并于一定影响的商标”这个相对理由,不仅要求该商标已经在先使用并具有一定影响,还应满足商标申请人具有不正当手段的要件。“具有一定影响”是指相关商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等,从而能够使一定范围的相关公众知晓该商标,进而对商品来源加以区分。对“有一定影响”的要求标准不宜过高,并可以结合注册人的明知或恶意进行考虑。北京高院认为,如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采取了不正当手段。

        “在先权利”应当是根据民法通则和其他法律规定属于应予保护的合法权益。保护在先权利这一原则是民法公平、诚信原则的体现,并在专利法、商标法等法律中都有具体的规定。从现行法律、法规及规章的规定看,围绕著作权、专利权、商标权所产生的权利与义务关系分别受不同的法律调整,但并不存在谁高谁低之分。如果发生权利冲突,就适用“保护在先权利的原则”。

        著名的“蜡笔小新”商标案也是这样一个成功利用在先权利,撤销抢注商标的案例。在1996年1月至同年11月期间,广州市诚益眼镜公司以日本双叶社的“蜡笔小新”图案和文字分别向国家商标局提出九件商标的注册申请,并于1997年6月至1997年12月先后取得注册。本案历经商标评审委员会、北京市一中院、北京高院各种法律程序,终审法院最后认定“蜡笔小新”文字及图形具有独创性,且在本案争议商标申请日前在日本、台湾、香港具有较高知名度,广州市诚益眼镜公司复制了上述作品并将其作为商标在中国大陆予以注册,结合其批量性、大规模注册他人商标的行为,可以认为广州市诚益眼镜公司明显具有侵害他人权利、抢注他人商标的恶意,有违诚实信用原则,判定撤销已经注册的商标。

        三、与抢注人达成和解

        一旦法律途径无法解决争议,对于在先使用的商标,《商标法》第59条仍然提供了有限的救济:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”。

        商标一旦被人抢注,在穷尽一切法律救济手段以后,似乎只有与商标注册人协商,通过取得授权许可或者通过转让取得商标权这两种选择了。

        当然,以和解的方式来处理商标抢注的行为也最为快捷的方式,因为法律程序,会耗费数年的时间,成本也可能会很高,不少企业出于商业考虑,不想拖延产品进入市场的时机,最终可能会从一开始就选择和解。

        著名的特斯拉案件,就是双方和解最终解决的。2014年8月5日,8月5日,北京三中院发布微博表示,目前已成功和解了特斯拉与广东商人占某之间涉及商标、著作权、不正当竞争等一系列知识产权案件。最终特斯拉与占某握手言和:占某放弃使用“TESLA”等有关标识,特斯拉公司放弃向占某主张赔偿损失。同时其他法院正在审理的特斯拉域名纠纷、“TESLA”商标三年连续停止使用撤销行政案件、“TESLA”商标宣告无效行政案件等一系列案件也都一揽子得到了解决。双方激烈的商标争夺战至此和平落幕。法院称上述案件的处理还为特斯拉公司进入中国市场扫清了商标障碍,取得了良好的法律效果、社会效果。

        来源 作者简介:舒海,中伦律师事务所上海办公室合伙人

        所属类别: 行业新闻

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